Применение института залога исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности в России

Сегодня ИФРБ рассказывает о некоторых аспектах применения  института залога исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности  с точки зрения тенденций современного развития.

Залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – относительно «молодой» способ распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальных прав. Известны случаи заключения договоров с «Альфа- банком» о залоге исключительного права на товарный знак «Московский провансаль», принадлежащего саратовскому Жировому комбинату, входящему в холдинг «Солнечные продукты», а также на товарный знак «Л’Этуаль» по кредиту компании «Алькор и Ко» на 50 млн евро. Новикомбанку были заложены товарные знаки «Конфаэль» и «Кухня без границ», а Сбербанку – «Дикая орхидея» и «Пава». Одна из существенных особенностей залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности состоит в том, что сами указанные объекты не могут быть непосредственным предметом сделок. Это связано с тем, что интеллектуальные права, как известно, включают в себя исключительное право и личные неимущественные права, принадлежащие автору произведения или иного результата интеллектуальной деятельности.

Если личные неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы, то исключительное право, напротив, наделено качествами оборотоспособности: оно первоначально возникает у автора, но в дальнейшем может быть передано автором другому лицу по договору или перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (ст. 1228 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение. В абз. 4 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также дано разъяснение о том, что не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права. Согласно положениям части четвертой ГК РФ запрет на отчуждение исключительных прав установлен лишь в отношении фирменного наименования юридических лиц и наименования мест происхождения товаров (п. 2 ст. 1474, п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

Исключительными правами на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации правообладатель вправе распоряжаться, в том числе, путем их отчуждения. Однако более глубокий анализ норм части четвертой ГК РФ позволяет выявить и другие случаи ограничения распоряжения исключительными правами путем их отчуждения: так, согласно п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Таким образом, исключительное право на такой промышленный образец не может быть и предметом залога. Также в соответствии с п. 4 ст. 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Таким образом, залог исключительных прав на коммерческое обозначение возможен только в случае залога всего предприятия. В абз. 4 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечается, что не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений. Важным аспектом регулирования отношений, связанных с залогом исключительных прав, является необходимость государственной регистрации такого обременения, которая должна осуществляться в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. Однако такая регистрация требуется только в определенных случаях. Прежде всего, это касается тех результатов интеллектуальной деятельности, которые признаются и охраняются законом лишь при условии его государственной регистрации. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, залог исключительного права также подлежат государственной регистрации. Несоблюдение требования о регистрации залога исключительного права влечет признание данной сделки несостоявшейся. Такими результатами интеллектуальной деятельности являются, в частности, изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1353 ГК РФ), селекционные достижения (ст. 1414 ГК РФ), товарные знаки и знаки обслуживания (ст. 1480 ГК РФ). В отношении некоторых результатов интеллектуальной деятельности обязанность их государственной регистрации не предусмотрена, но их правообладатели наделены правом зарегистрировать их. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, прежде всего, программы ЭВМ и базы данных (ст. 1262 ГК РФ). При этом залог исключительного права на соответствующие объекты не подлежит государственной регистрации, даже если они зарегистрированы в Роспатенте.

Так, в п. 5.8.2 Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» указано, что государственной регистрации подлежит залог исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания и зарегистрированную топологию интегральной микросхемы. Представляется, что такая логика обусловлена субсидиарным характером регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Однако, на наш взгляд, в данном случае происходит некоторая подмена понятий, поскольку регистрация этих объектов, по сути, является простым депонированием, которое не обязывает правообладателя регистрировать дальнейшие обременения. В то время как понятие «регистрация» используется в ГК РФ и по отношению к тем объектам, для которых она обязательна в силу закона (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Следовательно, в отношении программ для ЭВМ и баз данных было бы правильней говорить не о регистрации, а о депонировании. В настоящее время порядок государственной регистрации договора залога в отношении объектов интеллектуальной собственности регулируется Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 г. № 1020, Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 322 и Приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186.

Однако между названными нормативными актами и положениями закона существуют некоторые противоречия. Так, если в п. 3 ст. 1232 ГК РФ предусматривается уведомительный порядок регистрации залога исключительного права, то, например, в пп. г) п. 4 Правил о регистрации договоров о распоряжении исключительными правами предусмотрена проверка договора залога на предмет содержания в нем внутренних противоречий. А в п. 3.5 Приказа Роспатента от 29 декабря 2009 г. сказано, что исполнитель при регистрации залога обязан осуществлять проверку каждого договора залога на наличие в нем положений о возможности последующего залога права, сроке действия договора, возможности залогодателя использовать и/или распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации. Таким образом, имеются некоторые пробелы в регулировании, в связи с чем целесообразно пересмотреть все вышеназванные нормативные акты и обеспечить их приведение в соответствие с новыми положениями ГК РФ.

Материал подготовлен на основе аналитики ОАО "Российская венчурная компания"